LINEE GUIDA IN MATERIA DI MARCHI

 

CHE COS’È UN MARCHIO DI IMPRESA

Un marchio è un segno atto a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. In quanto tale, il marchio svolge almeno tre importanti funzioni:

  1. funzione di origine: il consumatore, vedendo un determinato marchio, ricondurrà i prodotti ed i servizi da esso contraddistinti ad una certa impresa piuttosto che ad altre;
  2. garanzia di qualità: il marchio riflette l'impegno assunto dall’impresa nei riguardi degli utenti e dei consumatori: in tal modo il marchio serve a difendere l'immagine dell'impresa agli occhi del pubblico;
  3. funzione di marketing: il marchio crea un’identità, rafforza la fiducia, distingue il titolare dai suoi concorrenti e semplifica la comunicazione tra venditore e acquirente, influendo ogni giorno sulle scelte dei consumatori.


REQUISITI

Può costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, come le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni ecc., purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli
delle altre. In particolare, il marchio deve possedere e seguenti caratteristiche:

  1. capacità distintiva: non possono essere registrati segni costituiti da denominazioni generiche di un prodotto o un servizio o descrizioni e segni che indicano qualità intrinseche del prodotto o del servizio;
  2. novità: non deve essere stato usato (o depositato) in precedenza da altri come marchio, ditta, insegna, ecc. per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui se ne richiede la registrazione;
  3. liceità: non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

DURATA DELLA PROTEZIONE

La durata della tutela è di dieci anni dalla data di deposito della domanda. È possibile rinnovare la protezione per periodi consecutivi di dieci anni.

QUALI DIRITTI SCATURISCONO DAL DEPOSITO

Il titolare di un marchio depositato/registrato ha la facoltà di farne uso esclusivo e di vietare a terzi di depositare un marchio successivo uguale o simile al proprio, per classi di prodotti o servizi identiche o affini, o di farne uso senza il consenso del titolare.
Il marchio è un diritto nazionale, ossia vale solo per il Paese nel quale è depositato/registrato. È possibile proteggere il marchio in Italia e/o all’estero, anche a livello comunitario e/o internazionale.

I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE: A LIVELLO GIURIDICO

La registrazione è il mezzo più efficace per impedire che il proprio marchio sia utilizzato e/o registrato da altri, in quanto garantisce a favore del titolare un presunzione di validità (sin dal momento del deposito della domanda).
In caso di contraffazione, per far desistere i contraffattori può essere sufficiente inviare loro una diffida, segnalando l'esistenza di un diritto di esclusiva. Qualora la diffida non bastasse, essere titolari di una domanda/registrazione di marchio incrementa le possibilità di successo nelle azioni legali contro i contraffattori, essendo anche possibile domandare ed ottenere provvedimenti cautelari aventi l’effetto di bloccare immediatamente l’attività illecita. Inoltre, se si è titolari di una domanda/registrazione di marchio, in molti Paesi è possibile ottenere provvedimenti di sequestro doganale di merci sospette.

I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE: A LIVELLO COMMERCIALE/STRATEGICO

Il marchio – come il brevetto e il design - è un eccezionale strumento per le imprese a livello commerciale, non solo in virtù del diritto esclusivo, ma anche perché consente di ottenere una posizione dominante sul mercato, utili sugli investimenti e profitti supplementari attraverso la concessione di licenze d’uso (royalty). Si tratta di un importantissimo asset a livello aziendale (rilevante anche in sede di bilancio), che può peraltro contribuire all’immagine positiva dell’azienda.
Ecco perché è molto importante munirsi di un marchio, quantomeno nei Paesi di maggiore interesse commerciale e in quelli a maggiore tasso di contraffazione (che spesso coincidono con i Paesi commercialmente emergenti).
In mancanza di registrazione, si corre tutta una serie di rischi. Anzitutto, l’uso da parte di concorrenti e/o contraffattori di marchi confondibili con il proprio
comporta il rischio che il pubblico sia indotto in errore circa l'origine dei rispettivi prodotti e servizi, con conseguente possibile diminuzione delle vendite.
Inoltre, se non si deposita il proprio marchio, un contraffattore o un concorrente potrebbe farlo per primo. Accade spesso, infatti, che i contraffattori, venuti a conoscenza in vario modo dell’esistenza di un determinato marchio, procedano al deposito nel proprio Paese prima dell’avente diritto. Il che
può ostacolare non solo la registrazione del marchio da parte dell’avente diritto, ma anche il suo utilizzo. Il contraffattore, avendo depositato per primo, potrebbe paradossalmente agire contro l’avente diritto. In pratica, ciò significa rischiare di essere tagliati fuori da alcuni mercati commercialmente rilevanti (basti citare la Cina Popolare), a meno di non sottostare a veri e propri ricatti da parte del contraffattore, versando somme anche molto elevate per ottenere la cessione del marchio.
Non da ultimo, esiste il rischio di subire un danno alla propria immagine, nella misura in cui il proprio marchio sia usato per contrassegnare prodotti o servizi di scarsa qualità.

PERCHÉ NON ACCONTENTARSI DEL MARCHIO DI FATTO

Il marchio di fatto non consente di agire con la stessa efficacia di una domanda/registrazione di marchio, in quanto non gode di una presunzione di validità. La tutela del marchio di fatto viene riconosciuta in Italia soltanto se si tratta di un marchio effettivamente utilizzato nel commercio in maniera intenzionale e continuativa, a condizione che l’uso comporti notorietà generale.

Di conseguenza, nel conflitto con una domanda/registrazione di marchio successiva, il preutente può prevalere soltanto se si riesce a provare che il marchio di fatto era già noto alla data di deposito della domanda di marchio successiva. Se poi il marchio di fatto anteriore è stato utilizzato per prodotti non affini a quelli rivendicati dalla domanda/registrazione di marchio successiva, il preutente dovrà anche provare la rinomanza del marchio anteriore e che l’uso del marchio successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo del segno anteriore, o recherebbe pregiudizio allo stesso.

Peraltro, l’uso precedente del segno, quando non importi notorietà o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità del marchio successivo. Il preutente non potrà dunque far invalidare il marchio successivo: potrà soltanto continuare ad utilizzare il marchio di fatto, anche a fini pubblicitari, ma soltanto nei limiti della diffusione locale. Un primo limite del marchio di fatto è dunque la difficoltà, a livello probatorio, di dimostrare l’uso che comporti notorietà. Un secondo limite del marchio di fatto è che non consente di ottenere i medesimi provvedimenti urgenti che si possono ottenere con una domanda/registrazione di marchio.

Anche una diffida basata su di un mero marchio di fatto ha certamente minore efficacia deterrente. Gli stessi limiti valgono oltre i confini nazionali. Infatti, la normativa comunitaria è in tutto simile a quella italiana; e a livello internazionale, la Convenzione di Parigi impone a tutti Paesi aderenti (attualmente 174) di rifiutare o invalidare la registrazione o inibire l’uso di un marchio che sia la riproduzione, l’imitazione o la traduzione, suscettibile di creare confusione, di un marchio che l’autorità competente del Paese di registrazione o di utilizzo stimerà essere ivi notoriamente conosciuto e utilizzato per prodotti/servizi identici o simili.

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