LINEE GUIDA IN MATERIA DI DESIGN

 

CHE COS’È UN DESIGN

Sotto il profilo giuridico, un disegno o modello (d’ora innanzi, “design”) è l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, dalla struttura superficiale, dei materiali e/o del suo ornamento. Oggetto di tutela del design è dunque l’aspetto esteriore.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici e le componenti da assemblare per formare un prodotto complesso. Restano esclusi i programmi per elaboratori.

Non si possono registrare come design quelle forme condizionate in modo esclusivo dalla funzione tecnica del prodotto: vale a dire che se necessariamente un dato prodotto deve avere una certa forma per assolvere alla propria funzione tecnica, allora quella forma non potrà essere oggetto di un diritto esclusivo.

D’altro lato, non si richiede un gradiente minimo di valore estetico.

 

REQUISITI

Affinché il deposito di un design sia valido, è necessario che esso risponda a due requisiti fondamentali (richiesti dalla maggior parte delle leggi internazionali): la novità e il carattere individuale.

Un design è nuovo se nessun altro design identico – o che differisca solo per dettagli irrilevanti – è stato divulgato anteriormente alla data di deposito della domanda, nel Paese in cui si effettua il deposito o nel mondo, a seconda della legge nazionale.

Il carattere individuale è presente allorquando l’impressione generale che il design suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata da qualsiasi altro design già divulgato. Ciò che conta è l’impressione di insieme, non la comparazione analitica dei vari dettagli.

Per utilizzatore informato si intende l’operatore capace di orientarsi nel settore con una disinvoltura tale da essere in grado di identificare quei design che in realtà ne riproducono altri già usati in precedenza.

Nell’accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il design (che varia ovviamente a seconda del settore produttivo: in alcuni casi, infatti, alcuni particolari potranno essere necessitati dalla funzione del prodotto).

Di conseguenza, il requisito del carattere individuale non dovrebbe essere valutato restrittivamente.

 

DURATA DELLA TUTELA

Un design nazionale registrato è valido per cinque anni a decorrere dalla data di deposito e può essere rinnovato per tranche consecutive di cinque anni ciascuna, sino ad un totale massimo di 25 anni.

D’altro lato, la tutela di un design non registrato ha durata di tre anni a partire dalla data in cui viene divulgato per la prima volta dall’avente diritto.

 

QUALI DIRITTI SCATURISCONO DAL DEPOSITO

Il titolare di un design registrato ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne a terzi l’uso senza il suo consenso. In particolare, il titolare può vietare a terzi la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un’impressione generale diversa.

Di fatto, il titolare può impedire qualsiasi imitazione, anche non intenzionale, per quanto nel determinare l'estensione della protezione si dovrà tenere conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

Il design è un diritto nazionale, ossia vale solo per il Paese nel quale è depositato/registrato. È possibile proteggere il marchio in Italia e/o all’estero, anche a livello comunitario e/o internazionale.

 

I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE: A LIVELLO GIURIDICO

Un design registrato dà diritti certi e più forti di un design non registrato.

Infatti, come si è visto, il titolare di una registrazione ha il diritto esclusivo di impedirne ogniimitazione, anche non intenzionale. D’altro lato, l’autore di un design non registrato ha il diritto esclusivo di impedirne la copiatura intenzionale, ma non quella non intenzionale (nel caso in cui sia plausibile che l'autore dell'imitazione non conoscesse il prodotto di design protetto).

Inoltre, la durata della tutela di un design non registrato è ridotta a tre anni dalla data in cui il prodotto è stato divulgato al pubblico per la prima volta all'interno dell'Unione Europea, termine non rinnovabile (mentre come abbiamo visto un design registrato è tutelato per cinque anni, termine rinnovabile sino a venticinque).

A differenza del disegno o modello comunitario registrato, non è necessario depositare alcuna domanda per proteggere un disegno o modello non registrato. Questa semplicità ha tuttavia un risvolto molto negativo, poiché in pratica il titolare del design non registrato può incontrare serissime difficoltà, a livello probatorio, per dimostrare l'esistenza della protezione, il che è il primo aspetto da provare in un’ipotetica azione di contraffazione.

Vale a dire che avere un design registrato può considerevolmente aumentare le possibilità di successo in un’azione di contraffazione.

Non da ultimo, la domanda o registrazione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dal design: non vale lo stesso per il design non registrato.

Ecco perché, quantomeno in relazione ai prodotti di design con una durata commerciale mediolunga, conviene certamente tutelarsi con la registrazione.

 

I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE: A LIVELLO COMMERCIALE/STRATEGICO

Il design di un prodotto può essere sinonimo dell’immagine di un’impresa. Si tratta di un asset di grande importanza a livello economico, il cui valore monetario è peraltro suscettibile di aumentare sempre più nel corso del tempo. Se non se ne richiede la protezione, altri potrebbero approfittare degli investimenti effettuati. D’altro lato, il valore economico di un design registrato può pesare parecchio nel determinare il corrispettivo di licenze e/o cessioni.

In mancanza di registrazione, si corre tutta una serie di rischi.

Anzitutto, l’uso da parte di concorrenti e/o contraffattori di design confondibili con il proprio comporta il rischio che il pubblico sia indotto in errore, con conseguente possibile diminuzione delle vendite.

Inoltre, se non si deposita il proprio design, un contraffattore o un concorrente potrebbe farlo per primo. Accade spesso, infatti, che i contraffattori, venuti a conoscenza in vario modo dell’esistenza di un dato design, procedano al deposito nel proprio Paese prima dell’avente diritto. Il che può ostacolare non solo la registrazione del design da parte dell’avente diritto, ma anche il suo utilizzo.

Il contraffattore, avendo depositato per primo, potrebbe paradossalmente agire contro l’avente diritto. In pratica, ciò significa rischiare di essere tagliati fuori da alcuni mercati commercialmente rilevanti (basti citare la Cina Popolare), a meno di non sottostare a veri e propri ricatti da parte del contraffattore, versando somme anche molto elevate per ottenere la cessione dei diritti.

Inoltre, esiste il rischio di subire un danno alla propria immagine, nella misura in cui il proprio marchio sia usato per contrassegnare prodotti o servizi di scarsa qualità.

 

QUANDO CHIEDERE LA PROTEZIONE

È consigliabile farlo il prima possibile, o comunque entro 12 mesi dalla divulgazione. Esiste infatti un periodo di tolleranza, grazie al quale si può immettere sul mercato il proprio prodotto durante i dodici mesi che precedono il deposito della domanda, senza che ciò faccia venir meno il carattere di novità del disegno o modello.

I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE MULTIPLA

Si consideri che con una sola domanda è possibile domandare la registrazione per più design contemporaneamente (sostenendo i costi di un unico deposito), purché si tratti di design relativi alla medesima classe della classificazione di Locarno dei disegni e modelli: ciò sia a livello nazionale, che comunitario, che internazionale.

 

LA PUBBLICAZIONE DEL DESIGN

Spesso le aziende hanno l'esigenza di mantenere segreto il design per un dato periodo, ad esempio in vista di lanci pubblicitari.

La normativa sul design viene incontro a tali esigenze, permettendo di mantenere segreta l'immagine del design depositata, sino a 30 mesi dalla data di deposito della domanda.

 

IL DIRITTO DI AUTORE COME ULTERIORE FORMA DI TUTELA

Si deve tenere presente che il design può essere anche oggetto della tutela di diritto di autore: ciò è particolarmente importante laddove siano decorsi i termini per la registrazione come disegno/modello industriale. La tutela di diritto di autore prescinde dal deposito in S.I.A.E., il quale ha la mera funzione di procurarsi una prova di esistenza dell’opera ad una determinata data.

I requisiti per la tutela di diritto di autore sono diversi da quelli per la registrazione di un’opera come disegno/modello industriale e consistono, in particolare, nella creatività, nella forma espressiva e nel valore artistico (art. 2, comma 10, legge n. 633/1941).

A livello giuridico, non esiste una definizione univoca del concetto di creatività, anche se, in termini generali, il carattere creativo viene ricondotto ai concetti di originalità e novità.

L’originalità è il risultato di un'attività dell'ingegno umano non banale. Ciò che deve essere “non banale” non è il contenuto, l’idea o la nozione espressa, ma piuttosto la forma nella quale in cui il contenuto viene espresso.

La novità, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, non deve essere intesa in senso assoluto ed oggettivo, poiché è facile ravvisare anche in opere di altissimo pregio la traccia di precedenti creazioni altrui. Di conseguenza, l'opera ha carattere creativo quando reca l'impronta della personalità dell'autore.

Oltre alla creatività, è necessario che l'attività artistica, per godere di tutela, si concretizzi in una determinata forma espressiva percepibile, ossia che non rimanga a livello di mero pensiero, di ideazione astratta. In altre parole, l’opera deve essere in qualche modo estrinsecata dalla mente dell’autore, altrimenti non può essere protetta.

Per le opere di design si richiede inoltre il valore artistico, ossia un valore estetico peculiare. La durata della tutela di diritto di autore per le opere di design aventi carattere creativo e valore artistico è stata estesa a 70 anni dalla morte dell'autore (non più soltanto 25, come previsto precedentemente).

Inoltre, si è chiarito che la tutela di diritto di autore si estende anche alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio (vale a dire per le quali erano già decorsi i 70 anni dalla morte dell'autore). L'unico temperamento è che, con riguardo a tali opere, i terzi che abbiano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

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