LINEE GUIDA IN MATERIA DI BREVETTI

 

CHE COS’È UN BREVETTO

Il brevetto consiste in un diritto di sfruttamento esclusivo di un’invenzione.
Si tratta di un diritto nazionale, che vale solo per il Paese in cui esiste un brevetto. Laddove non esiste un brevetto, tutti possono produrre e commercializzare lo stesso prodotto, nei limiti della concorrenza leale.


CHE COSA SI PUÒ BREVETTARE

In generale, si può brevettare tutto ciò che sia nuovo, inventivo e che possa avere un’applicazione industriale, purché descritto in maniera sufficientemente chiara e completa.
In particolare, l’art. 45 del Codice della Proprietà industriale (D. lgs. n. 30 del 2005, come riformato dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131) stabilisce quanto segue:

  1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e (1) che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
  2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni.
  3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
  4. Non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
  5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.

     5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.


DURATA DELLA PROTEZIONE

La durata della tutela è di 20 anni dalla data di deposito della domanda, purché le tasse di rinnovo o di mantenimento in vita siano regolarmente pagate (e purché non sia accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca durante il termine legale di durata del brevetto).
La vita commerciale o economica di un brevetto può tuttavia terminare prima della vita legale, se la tecnologia da esso coperta è obsoleta, se non può essere commercializzato o se il prodotto su cui si basa non abbia riscontrato successo. In questo caso, il titolare può decidere di non pagare più le tasse di mantenimento in vita o di rinnovo del brevetto, lasciando che esso perda validità prima del termine di protezione ultimo di venti anni.
Bisogna anche considerare che se entro tre anni dalla concessione del brevetto l'invenzione non viene realizzata, chiunque può chiedere che gli venga concessa una licenza (obbligatoria, ma non gratuita) per realizzare l'invenzione. Una licenza obbligatoria può essere ottenuta anche dal titolare di un brevetto successivo, se la sua invenzione rappresenta un importante progresso tecnico rispetto a quella del brevetto da cui dipende, e non possa essere attuata senza pregiudizio dei diritti del titolare del brevetto anteriore.


QUALI DIRITTI SCATURISCONO DAL DEPOSITO

Il titolare è l’unico a poter attuare l’invenzione e a trarne profitto nel territorio dello Stato: l’utilizzo, la produzione, la commercializzazione, l’importazione di un prodotto o l’attuazione di un processo che sia oggetto dell’invenzione brevettata devono essere autorizzate dal titolare del brevetto.
In particolare, il brevetto conferisce al titolare, nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione e nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
Per accertare l’illiceità della condotta, occorre comunque tenere conto del fatto che la portata del diritto è quella indicata nelle rivendicazioni, non nella descrizione tecnica del brevetto.
È importante notare che un brevetto non attribuisce al titolare la “libertà di uso”, bensì il diritto di escludere dall’utilizzo i terzi. Non si tratta di una sottile distinzione, ma di un aspetto chiave per comprendere il sistema dei brevetti, i quali si possono sovrapporre o essere complementari l’un l’altro. Quindi, al fine di commercializzare l’invenzione brevettata, può essere necessario ottenere una licenza d’uso per le invenzioni altrui. Inoltre, l’inventore ha inoltre il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione. Tale diritto non può essere ceduto o dato in licenza.


I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE: A LIVELLO GIURIDICO

La registrazione è il mezzo più efficace per impedire che il proprio brevetto sia utilizzato e/o registrato da altri, in quanto garantisce a favore del titolare un presunzione di validità. In caso di contraffazione, per far desistere i contraffattori può essere sufficiente inviare loro una diffida, segnalando l'esistenza di un diritto di esclusiva.

Qualora la diffida non bastasse, essere titolari di una domanda/registrazione di brevetto incrementa le possibilità di successo nelle azioni legali contro i contraffattori, essendo anche possibile domandare ed ottenere provvedimenti cautelari aventi l’effetto di bloccare immediatamente l’attività illecita. Inoltre, se si è titolari di una domanda/registrazione di marchio, in molti Paesi è possibile ottenere provvedimenti di sequestro doganale di merci sospette.


I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE: A LIVELLO COMMERCIALE/STRATEGICO

A livello commerciale, il brevetto è uno strumento eccezionale per le imprese, non solo in virtù del diritto esclusivo, ma anche perché consente di ottenere una posizione dominante sul mercato, utili sugli investimenti e profitti supplementari attraverso la concessione di licenze d’uso (royalty). Si tratta di un importantissimo asset a livello aziendale (rilevante anche in sede di bilancio), che può peraltro contribuire all’immagine positiva dell’azienda.

Essere titolari di un brevetto può inoltre rivelarsi essenziale per ottenere finanziamenti in sede di produzione e commercializzazione dei propri prodotti e per accedere a tecnologie di altre imprese, usando i propri brevetti per raggiungere accordi di licenze incrociate. Inoltre, il brevetto può facilitare l’accesso a nuovi mercati e diminuire il rischio di contraffazione, in quanto possedere un brevetto incrementa le possibilità di successo nelle azioni legali contro i contraffattori.

A livello strategico è dunque importante munirsi di un brevetto, quantomeno nei Paesi di maggiore interesse commerciale e in quelli a maggiore tasso di contraffazione (che spesso coincidono con i Paesi commercialmente emergenti). Commercializzare i propri prodotti in determinati Paesi senza essere titolari di un brevetto può comportare grandi rischi, persino di essere tagliati fuori da alcuni mercati commercialmente rilevanti (basti citare la Cina Popolare).

Accade spesso, infatti, che i contraffattori, venuti a conoscenza in vario modo dell’esistenza di una determinata invenzione, procedano al deposito del brevetto nel proprio Paese prima dell’avente diritto. In tal caso, costui si trova nella situazione di non poter commercializzare l’oggetto della propria attività inventiva nel Paese in cui il contraffattore abbia depositato per primo la domanda, salvo rischiare, paradossalmente, di subire egli stesso iniziative legali da parte del contraffattore.

E così, a meno di non intraprendere azioni volte ad invalidare il brevetto ottenuto dal contraffattore (azioni che soprattutto in certi Paesi hanno presentano notevoli criticità), l’avente diritto può trovarsi a dover soggiacere a veri e propri ricatti da parte del contraffattore, versando somme anche molto elevate per ottenere la cessione/licenza del brevetto.


COME DEPOSITARE UN BREVETTO

Il primo passo da compiere è effettuare una ricerca sullo stato dell’arte esistente, per evitare di investire risorse in una domanda di brevetto che possa essere considerata non nuova e, pertanto, non brevettabile.

È consigliabile estendere la ricerca d’anteriorità sullo stato dell’arte a tutta la letteratura esistente, compresa quella non strettamente connessa ai brevetti (saggistica, libri di testo, atti di conferenze, tesi di laurea, siti web ecc.), tenuto conto delle informazioni in materia brevettuale e delle banche dati sui brevetti pubblicati (un elenco gratuito è reperibile al sito www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp).

Per compiere una ricerca brevettuale di qualità, tenuto conto della complessità del linguaggio brevettuale, può comunque essere opportuno usufruire dei servizi offerti da professionisti. Per depositare un brevetto occorre poi effettuare una valutazione legale circa la brevettabilità del prodotto/procedimento.

Dopodiché, è importante scegliere i Paesi nei quali domandare la tutela, delineando una strategia di protezione a livello geografico (si può scegliere un brevetto italiano, che ha validità solo nel nostro Paese, oppure un brevetto europeo o un brevetto internazionale, con validità estesa ad un numero maggiore di Stati).

Effettuate tali valutazioni, occorre preparare una descrizione tecnica che metta in risalto lo scopo dell’invenzione, ovvero il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere e la sua inventività.

La descrizione vera e propria comprende un’esplicazione del contenuto delle tavole di disegno in modo da far capire che cosa si indichi con ogni numero ed un approfondimento sulle caratteristiche costruttive dell’invenzione.

In questo lavoro sono molto utili le tavole di disegno che devono raffigurare in assonometria, ed in alcuni casi anche in sezione, l’oggetto da brevettare in modo che ad ogni componente corrisponda un numero che viene scritto al suo fianco sulla tavola. I disegni possono contenere solo numeri di riferimento, ma non anche scritte o diciture di altro genere, per cui nel momento in cui si descrive l’oggetto si dovrà specificare che esso è costituito da un elemento indicato con il numero X sulla tavola, da un secondo elemento indicato con il numero X2, e così via.

Superata la descrizione delle tavole, occorre entrare nei particolari costruttivi e di funzionamento dell’oggetto spiegando come è fatto e perché è fatto così, i vantaggi che offre costruirlo in un certo modo piuttosto che in un altro. Di solito si raccomanda di enunciare in un primo momento gli aspetti più innovativi in modo ampio, per poi dopo descriverli meglio uno ad uno nei loro dettagli.
La parte alla quale si deve prestare più attenzione resta comunque la stesura delle "Rivendicazioni" che rappresentano gli elementi sui quali si fonda l’interpretazione del brevetto e la valutazione della sua forza.

Le rivendicazioni si intendono formulate "a cascata", nel senso che la prima è quella più importante che racchiude il nucleo centrale dell’invenzione, mentre quelle successive sono delle
specificazioni della prima.


L’ITER DI CONCESSIONE DEL BREVETTO

Una volta depositata la domanda, l’ufficio brevetti conduce un esame formale sulla richiesta. Viene quindi effettuata ad una ricerca di anteriorità dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (a seguito di un accordo siglato da questi con l’UIBM), senza che alcuna tassa di ricerca sia dovuta all’UIBM.

I risultati della ricerca vengono comunicati al titolare della domanda, il quale può decidere se ritirarla o richiedere che l'Ufficio proceda con l'esame sostanziale. A questo punto l’UIBM deve accertare che il trovato costituisca un’invenzione brevettabile, non riguardi un modello di utilità e che la domanda sia relativa ad una sola invenzione (ma non verifica il funzionamento effettivo).

I risultati dell’esame sono inviati per iscritto al richiedente (ovvero al suo legale rappresentante), il quale può replicare a qualsiasi eventuale obiezione sollevata dall’Ufficio.

Superato tale iter, la domanda di brevetto viene pubblicata, 18 mesi dopo il primo deposito della stessa. Il titolare del brevetto può però chiedere che la domanda venga pubblicata in modo anticipato; in tale caso la domanda è pubblicata non prima di 90 giorni dal deposito. Se la procedura di concessione si conclude positivamente, l’Ufficio brevetti concede il brevetto ed emette il relativo certificato di concessione.


COME TUTELARSI

Occorre tutelarsi sin dalla fase anteriore al deposito della domanda di brevetto, perché è fondamentale che l’invenzione sia segreta sino a tale momento.
In caso di brevettazione da parte del non avente diritto, l’avente diritto alla registrazione può far valere in giudizio la nullità della registrazione, oppure ottenere il trasferimento a proprio favore.
In giudizio si possono domandare svariati provvedimenti a tutela dei propri diritti, per esempio l’inibitoria, la penalità di mora, la rimozione e distruzione, l’assegnazione in proprietà, il sequestro, la pubblicazione della sentenza, oltre naturalmente al risarcimento del danno.

Stampa Email